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商標因被授權人不當使用而廢止



商標法第63條第1項第1款、第2項規定:「商標註冊後有下列情形之一者,商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊:自行變換商標或加附記,致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似,而有使相關消費者混淆誤認之虞者。」「被授權人為前項第一款之行為,商標權人明知或可得而知而不為反對之表示者,亦同。」因此,商標被授權人如自行變換商標或加附記,致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似,而有使相關消費者混淆誤認之虞,如商標權人明知或可得而知而不為反對之表示時,雖非商標權人自己之商標使用行為,亦構成商標廢止之事由。然而,「被授權人為前項第一款之行為,商標權人明知或可得而知而不為反對之表示者。」應如何認定,乃重要之實務問題。
 
最高行政法院105年度判字第283號判決揭示,商標法第63條第1項第1款立法意旨,除在制止已註冊商標之違法不當使用,亦在保障市場公平競爭,而非在懲罰商標權人或排除商標權。因此,本條第1項第1款之「致相關消費者致混淆誤認之虞」為廢止商標的構成要件之一,與「自行變換商標或加附記」並列,缺一不可。再者,基於行為人自己責任之法理,原不宜將被授權人違法使用之不利益歸由商標權人承擔,然商標授權人對於被授權人使用商標的情形,應負有保持品質實質監督責任,是以商標權人明知或可得而知(需達幾近於明知或難以諉為不知的情形)被授權人有本條第1項第1款所規定全部違法構成要件之情事,而不為反對之表示時,商標權人方與被授權人相同,得由商標專責機關廢止其商標註冊。再從商標使用的實務面觀之,商標權人因推廣其商標及其指定使用商品或服務,授權他人使用商標係屬必要,本條第2項規定之被授權人並未限定何種類,其被授權人資格良莠不齊。再因授權各地商標法規不同,對自行變換商標或加附記商標是否違法寬嚴不一,規範亦異,該授權地域內其他衝突商標之使用或註冊情形,亦非商標權人知曉。若因被授權人之恣意「自行變換或加附記」而使用商標,將明知或可得而知之行為放寬僅在於「自行變換商標或加附記」,而忽略「致生混淆誤認之虞」結果之事實,即認應與被授權人之行為具同一效果被廢止商標者,將導致商標權無法推廣,或陷商標權之存否於不可預測之危險。
 
最高行政法院具體指出,適用本條第2項典型事例,例如商標權人接獲他商標權人警告函或被授權人之「自行變換商標或加附記」與他商標權人已在行政程序爭執中,而商標權人明知或可得而知,仍任由被授權人違法使用者,方屬該當。
 
最高行政法院認定原審智慧財產法院104年度行商訴字第37號行政判決判決有判決理由不備之違背法令之處。最高行政法院指出本件原審判決對商標權人是否明知或可得而知而不為反對該經被授權人自行變換或加附記之商標圖示,「致相關消費者混淆誤認之虞」此一重要構成要件,未置一詞,其判決理由自屬不備。智慧財產法院應查明相關事證,如訊問本件被授權人實情,或據以廢止商標之商標權人發警告函後,商標權人之反應如何?以究明商標權人就被授權人自行變換或加附記之商標與據以廢止商標,是否對「致相關消費者混淆誤認之虞」此一要件,明知或可得而知而不為反對?
 
針對原審智慧財產法院所認定之事實,包括商標權人獨家授權被授權人在臺灣使用,可認定商標權人對於其在臺灣獨家被授權人如何使用其授權之商標一事,知之甚稔。而上開授權長達5年餘之期間,商標權人豈有完全毫無聞問之理。另商標權人再與被授權人就系爭商標簽訂延長授權契約,商標權人自會瞭解被授權人就系爭商標於商品之實際使用狀況,始決定是否同意延長系爭商標之獨家授權等情。最高行政法院指摘該等事實無法證明商標權人明知或可得而知而不為反對被授權人對系爭商標自行變換或加附記。
 
最高行政法院將智慧財產法院原審判決廢棄,發回智慧財產法院調查後,再由智慧財產法院另為適法之裁判。

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