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智慧財產法院關於專利貢獻率之認定



智慧財產法院針對專利侵權訴訟損害賠償之計算,向依據專利權人主張之損害賠償計算方式(如:具體損害賠償計算說、差額說、總利益說、合理權利金說;專利法第97條)及兩造當事人所提出之卷證資料進行酌定。針對涉訟專利於被控侵權產品之貢獻率,過往固有侵權人於訴訟上主張應為法院酌定損害賠償之基礎,然智慧財產法院之見解,有以欠缺法律依據而不採依專利貢獻率計算損害賠償者;有依專利貢獻率計算損害賠償者或雖肯認專利貢獻率之概念,然依個案情事認定不採為計算損害賠償之基礎者。本文即羅列智慧財產法院相關判決探討智慧財產法院關於專利貢獻率之認定。
 
一、   以無法律依據而不採依專利貢獻率計算損害賠償之判決
 
智慧財產法院民事判決102年度民專上字第4號(判決日期:102年10月17日)及智慧財產法院102年度民專上字第16號民事判決(判決日期:102年11月28日),該等案件之侵權人雖主張計算損害賠償時應審酌系爭專利對系爭產品收益之貢獻比例或所占比例,然法院以修正前專利法第85條第1項第2款既未規定計算損害賠償時應審酌系爭專利對系爭產品收益之貢獻比例或所占比例,自仍應以侵害人因侵害行為所得之利益計算損害為由,不採依專利貢獻率計算損害賠償。
 
二、   肯認損害賠償之計算應考量專利貢獻率之判決
 
(一)   依專利貢獻率計算損害賠償者
 
1. 智慧財產法院99年度民專訴字第156號民事判決(判決日期:101年2月22日),法院在酌定合理授權金額時,將系爭專利技術對侵權產品獲利及技術之貢獻程度列入考量因素。
「本院審酌上開估算之數字及已可證明之侵權事實,並衡量原告為一專業研究單位,被告為一國際知名手機品牌,系爭專利一尚未授權他人實施,系爭專利技術對侵權產品獲利及技術之貢獻程度,系爭侵權產品之市場佔有率,原告舉證證明損害賠償額之困難程度等一切情狀,認原告至少得請求被告連帶給付300 萬元之合理授權金額。」
 
2. 智慧財產法院100年度民專訴字第63號民事判決(判決日期:100年12月28日),該案件法院計算專利侵權損害賠償時,參考系爭產品(胎緣固定套板)對輪胎之貢獻度,並以一般消費者或零售業者雖不會僅單購買該胎緣固定套板,惟販售輪胎時均會一併附加該胎緣固定套板,屬販售輪胎不可或缺之產品,否則輪胎將不易搬運或疊置,具有一定之效用,故綜合上開一切情況,認定系爭產品扣除成本後,對於每個輪胎之貢獻度應至少仍有5元,並據此計算侵權人被告所得之利益。
 
3. 智慧財產法院102年度民專上字第3號民事判決(判決日期:102年11月14日)明揭法院於核定該案損害賠償金額時,亦將專利技術對侵權產品獲利或技術之貢獻程度納入考量因素。
「法院依衡平原則審酌相近技術專利之授權金、以侵權事實推估授權合約之特性及範圍、授權人與被授權人之市場地位、專利技術對侵權產品獲利或技術之貢獻程度,侵權產品之市場佔有率等一切情況,定一適當之合理權利金,茲依卷內現有證據資料加以審酌核定本件損害賠償金額。」
 
(二)   雖肯認專利貢獻率之概念,然依個案情事認定不採為計算損害賠償之基礎者
 
1. 智慧財產法院100年度民專訴字第61號民事判決(判決日期:101年6月28日),該案件侵權人辯稱系爭專利僅占DVD6C之400件專利之一,故專利權人得請求之金額應除以400。法院則以下述理由不採侵權人之主張:
(1)     侵權人所製造之光碟是否均須使用DVD6C之400件專利、系爭專利與其餘399件專利之分擔授權金之比例為何,均未見侵權人舉證;及
(2)     系爭專利係DVD規格書之一部分,其技術特徵附著於整個光碟無從單獨分離,且若缺乏系爭專利則該光碟即無價值,足見系爭專利對該光碟貢獻度係占百分之百,侵權人認應以400分之一賠償專利權人損害,並無理由。
 
2. 智慧財產法院101年度民專訴字第34號民事判決(判決日期:102年1月25日),該案件侵權人主張計算專利侵權損害賠償時,尚須討論侵害專利行為實際上對於侵害人銷售侵權產品利潤的貢獻度如何,並以市調資料佐證其主張。法院以市調未揭露多少消費者以與系爭專利有關之「造型」為次要或再次要之因素,故未能全面顯示「造型」影響消費者選購機車之真正比重為何,而不採依專利貢獻率計算損害賠償。
 
3. 智慧財產法院101年度民專上字第7號民事判決(判決日期:101年12月27日),該案件侵權人主張依專利貢獻度,不應依系爭產品(胸罩)之整體價格計算損害賠償額。法院則依系爭產品之型錄認定侵權人於販售系爭產品時強調該產品具系爭專利技術特徵之N字型撐條,且該背片無從與系爭產品分離而為販售,故仍應依系爭產品之整體價格計算侵權人因侵害所得利益。
 
現行專利法雖未明文規定計算損害賠償時應審酌專利貢獻率,然法院依專利貢獻率計算專利侵權損害賠償仍有其法律依據,即於當事人難依專利法第97條規定計算專利權人所受損害之數額,或證明顯有重大困難,法院得依民事訴訟法第222條第2項規定,綜合相關事證(如:相近技術專利之授權金、以侵權事實推估授權合約之特性及範圍、授權人與被授權人之市場地位、專利技術對侵權產品獲利或技術之貢獻程度,侵權產品之市場佔有率等一切情況)核定損害賠償之數額。
 
由前揭智慧財產法院之判決觀之,法院在審酌是否採納專利貢獻率為損害賠償計算之基礎時,當事人所提出之事證扮演關鍵角色,若侵權人可具體提出專利技術對侵權產品獲利或技術之貢獻程度之事證,法院傾向採納依專利貢獻率,而不以侵權人就侵權產品獲利之全部計算損害賠償。相對地,若專利權人可提出事證證明系爭專利對系爭產品之貢獻度為百分之百,則亦有機會說服法院以侵權人就侵權產品獲利之全部計算損害賠償。目前實務上侵權人提出專利貢獻率為損害賠償計算之抗辯者仍為有限,法院對於認定專利貢獻率之具體標準仍有待觀察。

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