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真正創作人得就專利申請權與他人成立借名登記契約

簡秀如/吳詩儀


我國專利之申請必須由具有「專利申請權」人為之,至於何謂專利申請權人,依專利法第5條第2款之規定,原則上僅限於發明人、新型創作人、設計人(下合稱「真正創作人」)或其受讓人或繼承人,然而,於專利法另有規定(如第7條之雇用人或出資人)或契約另有約定下,專利申請仍可能由非真正創作人或其受讓人或繼承人為之。
 
智慧財產法院於2014年10月31日作成之103年度民專訴字第3號判決中,肯認真正創作人得就專利申請權與他人約定「借名登記契約」,以借用他人(下稱「出名人」)之名義申請專利並取得專利權,若當事人間信賴關係動搖時,雙方得適用民法委任之規定隨時終止委任關係,出名人並應依民法雙方互負回復原狀義務之規定,將原登記之專利權移轉予真正創作人。
 
此案背景事實為:原告甲為原告乙與被告丙之父親;原告甲主張系爭專利為其與原告乙所共同創作,但因其年歲漸高、原告乙入行尚淺,故與被告丙成立「借名登記」之約定,以借用丙之名義提出系爭專利之申請,然因其與被告丙間失去信賴關係,故終止該借名登記契約,並請求被告丙將系爭專利移轉登記於原告甲、乙名下。
 
被告丙雖提出諸多抗辯,如專利申請權歸屬爭議應透過行政舉發程序而非提起民事訴訟、系爭專利係其所創作且原告未就借名登記契約之事實提出舉證、專利之公示外觀已顯示被告為創作人與專利權人、專利公報無專利授權、信託等註記、系爭專利申請所需規費及年費均由被告所負擔等等,惟該等抗辯均未為法院所採。
 
法院首先表明專利申請權係屬私法上權利,故相關歸屬爭議為民事私權糾紛事項,應由民事法院認定後,再持確定判決向專利專責機關申請之,而非得藉由行政訴訟程序確定私權歸屬;另關於本案之借名登記契約爭議,法院認為該契約僅為家族成員間之口頭約定,故僅能依兩造提出之事證推論,然依原告提出之事證(如甲長年從事該領域之資歷、系爭專利申請書載有原告乙為創作人、證人證述原告乙曾參與創作等情),以及被告丙未能提出系爭專利由其構想之證明等,已可認定兩造間存在借名登記契約,而應依最高法院對於借名登記契約之實務見解,適用民法委任相關規定。
 

法院最終認定,本案借名登記契約於原告起訴狀繕本送達被告當日即已終止,因各造依法負有回復原狀之義務,故被告丙應將系爭專利移轉予原告甲及乙。


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