ニューズレター
民事訴訟手続における特許権者による合法的な特許範囲の訂正請求は訴訟物の変更には当たらない
特許権者はその公告された特許の明細書、特許請求の範囲又は図面について訂正を請求することができる。したがって、特許権侵害訴訟においては、一旦、被疑侵害者が係争特許の特許性欠如を証明するに足りる証拠としての先行技術文献を提出した場合、特許権者は特許の瑕疵（欠陥）を解消するため、訴訟手続中に経済部智慧財産局（台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当）へその特許請求の範囲等の訂正を請求する可能性がある。その時、「知的財産案件審理規則」（中国語「智慧財産案件審理細則」）第32条の規定に従い、当該訂正請求が明らかに認められないか、又は訂正が認められた後の特許請求の範囲によれば権利侵害に当たらない場合を除き、裁判所はやはりその訂正手続きの進行状況を斟酌して審理を行わなければならない。
しかしながら、特許権者が裁判所に訂正後の特許請求の範囲に基づいて審理を行うよう求めたとき、それは「民事訴訟法」上の訴訟物の変更に当たるのか、それとも単なる攻撃防御方法にすぎないのかについては、実務上の見解が分かれている。
訴訟物とは、原告が主張してさらに原因事実によって特定された後、裁判所に審理を求める実体法上の法律関係をいう。したがって、異なる原因事実に基づいて主張する権利は、異なる訴訟物となる（最高裁判所105年（西暦2016年）台上字第702号民事判決主旨を参照）。訴訟物の変更に当たると認められた場合、「民事訴訟法」の規定によると、原告は訴状送達後、相手方が同意した、又は法律で定められた特定の状況（例えば主張の基礎となる事実が同一である、又は裁判を受けるべき事項の請求を拡張又は減縮するのみであるなど）を満たす場合を除き、原則的にその訴えを任意に変更してはならない。したがって、それが訴訟物の変更又は攻撃防御方法の補充かを区別する実益はその合法性を判断する法令及び基準が異なるところにある。
実務上、特許の各請求項はいずれも独立して権利主張の根拠となり得るものであり、また特許の有効性の判断、権利侵害の判断及び損害賠償額の算定の重要な基礎ともなるものであることから、一旦特許請求の範囲の訂正が認められると、裁判所の判断の基礎となる事実に必然的に実質的変更をもたらすことになり、そのため、このような変更は訴えの変更と見なすことになる、という考え方がある。このような見解が知的財産裁判所の104年度（西暦2015年）民専上更(一)字第7号、101年度（西暦2012年）民専上字第28号、99年度（西暦2010年）民専上字第12号などの民事判決で採用されている。
しかし、より多くの判決では、以下のような見解が示されている。特許権者による特許請求の範囲の訂正請求は、単なる特許の有効性をめぐる争いによく見られる防御方法の1つにすぎないため、訂正による特許無効の主張に対する特許権者の防御機会を保障するため、訴訟手続における特許権者による訂正請求を認め、かつその訂正を認める旨の決定をした後、訂正後の請求項に基づき特許の有効性及び権利侵害の争点の判断を進める、ということがほとんどである。
最近、この争議に対して知的財産裁判所は、2017年9月14日付けで下した106年度（西暦2017年）民専上字第17号民事判決で、訂正請求の内容は、特許請求の範囲の減縮、請求項の削除及び誤記の訂正に関する事項である場合、やはり本来主張した特許請求の範囲に含まれているため、事実上の訂正と元の攻撃防御方法の補充にすぎず、訴訟物の変更に当たらない、との見解を明確に示した。
以上のことから分かるように、訂正の請求は、誤訳の訂正を除き、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えてはならないため、実務では訂正が法定要件を満たした場合、防御方法の補充に属することになり、訴訟物の変更には当たらないとする傾向がみられる。