ニューズレター
知的財産裁判所は先取り登録防止規定における先使用商標の使用回数に制限なしを支持
商標法第30条第1項第12号の「先取り登録防止規定」には、同一又は類似する商品又は役務について、他人が先に使用している商標と同一又は類似のもので、出願人が当該他人との間に契約、地縁、業務上の取引又はその他の関係を有することにより、他人の商標の存在を知っており、意図して模倣し、登録を出願した場合、登録を受けることができない、と規定されている。この規定に基づいて、商標登録が先取り登録防止の規定に違反するか否かについては、（1）係争商標は引用商標と同一又は類似すること、（2）引用商標は他人が先に同一又は類似の商品又は役務に使用している商標であること、（3）係争商標の出願人が特定関係により引用商標の存在を知っており、意図して模倣し、登録を出願したこと、という3つの要件を満たすか否かで判断する。つまり、係争商標の出願が他人の商標を先取りしようとするか否かということである。
その中、よく議論される問題の一つは、引用商標の先使用権という主張について、引用商標の使用回数に関する制限があるか否かである。この点について、商標法には、明文で規定されていない。
知的財産裁判所105年（西暦2016年）度行商訴字第67號行政判決において、商標異議申立事件に対して提起した行政訴訟に対し、先取り登録防止に関する規定には、「先使用」の商標の使用回数に関する制限が設けられていないので、確実に先使用の事実さえあれば、「先使用」の要件を満たすことが認められる、という見解が示された。また、裁判所は、展示会での使用も商標の使用に該当することという見解を具体的に示した。
商標の先取り登録防止規定については、先使用権の主張は、商標を先使用してから一定の年数以内のみ、先取り登録防止規定の適用を主張すると制限されるかどうかについても、商標法にも、明文で規定されていない。
この点について、知的財産裁判所は、以下のような見解を示した。先使用の商標が我が国で未だ商標登録を出願しておらず、合理的とは言えないものの、一定の状況下で、商標の先使用者が上述の規定に基づいて他人の登録出願を阻害してはならないことを考慮すべきである。しかし、具体的には、立法者による政策全般にわたる検討が必要となる。本件において、引用商標が付された商品は、2010年から台湾で販売を始めており、係争商標権者が商標登録を出願した2013年7月11日まで、最長でも3年余りであり、世界各国における商標ポートフォリオに考慮すべき事項が極めて多く、ニーズもそれぞれ異なることを考慮し、また、我が国の法律における請求権の消滅時効に関する規定（一般消滅時効期間は15年、短期は5年であるが、一部の条文に特に列挙された請求権のみに限り2年の特別短期時効が適用される）を参考した上、本件において、引用商標をもって他人の登録出願を防止することができないと認められない。