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進歩性判断の審査基準の改訂:「複数の引用文献を組み合わせる動機づけの有無」に関する判断原則の緻密化

簡秀如/Philip Tsai


「当業者であれば複数の引用文献を組み合わせる動機づけがあるか否か」は、従来「進歩性の有無」を判断する際の重要な基準となってきた。台湾経済部智慧財産局(台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当)が201771日より施行された改訂の進歩性判断の審査基準では、「組合せの動機づけ」についての審査に詳しい判断基準が示されている。

 

改訂前の旧基準の「組合せの動機づけ」に対する判断について記載された考慮すべきものには(1)技術の分野、(2)解決しようとする課題、(3)機能又は作用、及び(4)教示又は示唆が含まれていた。その記載の重点はいずれも従来技術と本願発明との対比において、互いに関連性を有するか否かを検討し(前述の(1)(2)(3))、又は従来技術において係争発明に関する教示が記載若しくは示唆されていることから、これらの引用文献を組合わせることでその発明が自明であるか否かを確認する(前述(4))ものであった。今回改訂された新基準では、前述の(1)(2)(3)(4)の4つの点から判断することが維持されたが、対比の対象及び考慮すべき要素については、若干変更され、より具体的な基準が示された。

 

1)技術の分野については、新基準では「複数の引用文献の技術内容の技術分野が関連性を有する場合、通常、当業者であれば当該引用文献を組合わせる動機づけがあると直接認定することは難しい」と明確に記載されており、且つ審査官はその他の事項を引き続き考慮すべきとしており、進歩性を否定するハードルを引き上げただけでなく、従来の審査実務においてよく見受けられた、審査官が「各引用文献の技術分野が関連性を有する」だけで「進歩性欠如」の主要な論理づけとする状況を回避するものである。

 

2)解決しようとする課題、及び(3)機能又は作用について、改訂前の旧基準では、複数の引用証拠と本願発明との間における「関連性」を斟酌すべきと強調されていたが、新基準においては、「複数の引用文献間の共通性」を判断の対象としており、さらに「共通性」について「実質的に同一の解決しようとする課題及び機能又は作用を含む」ことを明確にするよう改められた。換言すれば、「共通性」の対比の対象が「複数の引用文献」間になり、旧基準の「係争特許と各引用文献」間ではなくなった。また、「共通性」の判断には、各引用文献の解決しようとする課題及び機能又は作用上において、「実質的に同一」程度に達することが必要となり、旧基準における「関連性」よりも更に具体的になった。

 

4)について、旧基準では、従来技術が「特許出願に係る発明」に関する教示又は示唆を記載し、若しくは実質的に示唆しているか否かが考慮されたが、新基準では、関連する引用証拠が「異なる引用文献の技術内容の組合せ」に関する教示又は示唆を記載し、若しくは実質的に示唆しているか否かが考慮される。新基準では、審査官が引用文献自体から導き出した教示又は示唆は「異なる引用文献の組合せ」に関するものであるべきと明確にされており、旧基準が規定する「特許出願に係る発明」に関する教示又は示唆に比べて更に具体的で、かつ、審査官にそれぞれの引用文献間の関係について更に詳しく理解するよう要求するものとなっている。

 

以上をまとめると、今回施行された新基準は、複数の引用文献の組合せの動機づけの論理と内容の構築について、より厳格かつ緻密な基準を設けることで、台湾の特許審査の質の向上に資するものとなっている。

 



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