ニューズレター
実用新案登録後の訂正に係る疑義
実用新案登録出願は智慧財産局（日本の特許庁に相当）の「形式審査」（出願段階においては、様式や出願手数料などを審査、確認する「程序審査」(「手続き審査」)の次段階の審査で、書類記載方式違反、実用新案保護対象違反、公序良俗違反、出願の単一性違反などを審査、確認する）を通過しさえすれば実用新案登録証を受領することができ、審査費用を省き、速やかに登録を受けることができるという利点がある。しかし、実用新案権者が実体審査を受けていない実用新案権をもって他人に権利を主張するとき、しばしば実用新案登録の有効性に強い疑念が呈され、その実用新案登録の内容に欠陥がないかどうか最初から調べ直さなければならず、時には登録後に訂正を行うこともある。
最近、智慧財産局は、実用新案登録の訂正に関する審査基準を公布し、智慧財産局の実務における実用新案訂正に対する要求を明文で定めた。そのうち、最も基本となる原則は、「実用新案登録訂正案件は、無効審判請求案件との併合時に実体審査を採用する以外は、形式審査を採用しなければならない」というものである。実用新案登録は形式審査を経るだけで許可されるため、原則として、実用新案権者が訂正を請求したがゆえに、智慧財産局が実用新案登録出願全体について実体審査を行い、かかる実体審査後に、はじめて、その訂正を許可するか否か決定しなければならないわけではない。
いわゆる実用新案登録訂正の形式審査は、主に、訂正内容が公告時の実用新案登録請求の範囲又は図面に開示されている範囲を明らかに超えていないかどうかを審査するものである。また、「専利法」（日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当）第120条に準用される第67条第1項の規定によれば、訂正事項は、請求項の削除、実用新案登録請求の範囲の縮減、誤記又は誤訳の訂正、不明瞭な記載の釈明に限定される。以下の点に注意を要する。
1、 実用新案登録請求の範囲の訂正に係る形式審査は、訂正版の実用新案登録請求の範囲を以って登録許可公告版の実用新案登録請求の範囲に明確に記載されている文字と逐一比較するものである（訂正版の実用新案登録請求の範囲をもって公告版の図面又は明細書と比較するわけでは決してない）。
2、 図面の訂正に係る形式審査は、訂正版の図面を以って登録許可公告版の図面に明確に記載されている文字又は形式と比較するものである。
3、 明細書の訂正に係る形式審査は、訂正版の明細書を以って登録許可公告版の実用新案登録請求の範囲又は図面に明確に記載されている文字又は形式と比較するものであり、登録許可公告版の明細書と比較することはできない。
たとえば、実用新案権者が従属請求項4を独立請求項1に合併して新たな請求項1として申請したため、もともと原請求項1に従属している請求項2と請求項3の実質的な内容もこの訂正に伴い変動したが（この種の訂正は、実質的な審査を経なければならない発明特許訂正案件については、認められている訂正である）、智慧財産局は、訂正版請求項1〜3と公告版請求項1〜3を形式的に比較した後、訂正版請求項の技術的特徴が公告版請求項に比べて増加されており、且つ当該増加された技術的特徴が原請求項1〜3にもともと明確に記載されていた文字内容ではないことを発見したため、当該訂正は「範囲を明らかに超えており、訂正を許可しない」と認めた。明細書の内容は訂正の形式審査において比較の基礎ではないので、後日訂正を行う際の利便性及び実効性を高めるためにも、実用新案登録の請求の範囲を作成する際には、実施する可能性のある全ての態様を実用新案登録請求の範囲に可能な限り記載するのが望ましい。
智慧財産局の訂正の形式審査が前述の厳格な比較に基づくものであることに鑑み、もし、実用新案権者が比較的大幅な訂正を実際に行い、適正且つ有効な実用新案登録請求の範囲（及び/又は図面、明細書）を獲得する場合、智慧財産局が訂正の実体審査に係る手続きを採用するよう、何らかの対策を講じなければならない。実行可能な方法として、当該実用新案権を「無効審判請求された」状態に置いて、訂正請求を提出することが考えられる。しかし、現在、智慧財産局は実務上、専利（発明特許、実用新案登録、意匠登録を含む）権者が自らの専利に対して提出した無効審判請求を受理することはないため、もし当該専利に対してちょうどうまい具合に他人から無効審判請求が提出されない限り、専利権者は第三者に依頼して自身の専利に無効審判請求を提起してもらうしか方法がない。智慧財産局がかかる無効審判請求を受理した後、専利権者は当該無効審判答弁手続きにおいて訂正請求を提出することができる。その際、智慧財産局は訂正に係る審査について「実体審査」に切り替え、その審査基準は発明特許の訂正において採用される審査基準と同じである。
以上に述べたように、智慧財産局による実用新案登録訂正の形式審査を経て、たとえ「訂正を認めない」という審査結果を得たとしても、もし当該訂正につき実体審査採用に変更されれば、結果が異なる可能性は依然としてある。したがって、専利権者は無効審判請求手続きで同じ内容の訂正請求を再度提起することができ、このとき、智慧財産局は依然として、無効審判請求案件と合併して訂正の実体審査を行う。