ニューズレター
台湾の分割出願実務
台湾では2013年1月1日の「専利法」（※日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当）改正以降、分割出願の提出期限に関する規制が緩和され、原出願の初審審査特許査定書の送達後30日以内に分割出願を行うことが可能となったが、やはり、原出願の特許査定前に分割出願を提出することを提案する。その理由の1つは「専利法施行細則」第29条にあり、当該規定によれば、原出願の特許査定後に分割出願する場合、その明細書又は図面に開示され且つ原出願の特許査定された特許請求の範囲でない発明につき、分割出願しなければならない。2つ目の理由は、「専利審査基準」によれば、原出願の初審審査特許査定後に分割出願を提出する場合、原出願が既に特許査定を受けている以上、分割を理由に原出願の明細書、特許請求の範囲及び図面を変動することはできず、原許可内容に基づき公告しなければならないからである。つまり、査定後の分割出願は、原出願の明細書又は図面の開示範囲内に限り、且つ特許権による保護をまだ取得していない技術内容についてのみ行うことができる。
特に、原出願に上位概念発明と下位概念発明又は一般式で表される化合物（以下、「一般式化合物」という）と特定の化合物（以下、「特定化合物」という）が含まれており、もし下位概念発明又は特定化合物が既に原出願の特許請求の範囲において具体的に開示され並びに含まれているのであれば、特許戦略、技術ライセンシング、許可証及び特許権権利存続期間の延長などの要素に基づいて分割出願の提出を考える場合、原出願の初審審査特許査定書が送達されるのを待って、その30日以内に分割出願を提出するのであれば、上記規定の制限を受けるため、特に分割出願するものが原出願特許査定の特許請求範囲に属さなければ、原出願と分割出願のそれぞれの特許権保護範囲を柔軟に企画することができない。甚だしきに至っては、原出願の特許査定の特許請求範囲と区分できない部分があるため、分割出願を提出することができない。以上に基づいて、もし分割出願するのであれば、原出願の特許査定前に提出することを提案する。
化学類発明について言えば、原出願に一般式化合物と商業化された特定化合物が含まれている場合、1特許1特許権権利存続期間延長且つ最大限の特許権権利存続期間延長を考慮すれば、商業化された特定化合物を原出願に保留し、且つ、当該出願につき、できるだけ早く特許を獲得し、一般式化合物とその他の特定化合物を分割出願することを提案する。以上に述べた措置によって、出願人は多面的に考慮された特許保護を獲得することができる。
台湾では、第2世代分割出願は第1世代分割出願の初審審査特許査定書の送達後30日以内に提出することができ、原出願が依然として審査過程にあるか否かとは関係がない。
分割出願によって特許戦略の選択肢を増やすことができ、出願人は、質の高い計画と保護を手にすることができるよう、その出願期間と権利範囲についてはっきり理解しておくべきである。