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美國「專利法技術性修正」法案



針對新近施行的新美國專利法(Leahy-Smith America Invents Act; 下稱AIA),美國歐巴馬總統於2013114日簽署一項技術修正法案(Patent Reform Technical Corrections Bill; 下稱「修正法案」)。「修正法案」的簽署目的,除了為修正AIA法條中的立法技術錯誤(諸如印刷排版、文法及草擬時的錯誤)外,亦包括數項值得關注的實質修正,例如:(1) 刪除領證後復審(Post Grant Review, PGR)及多方複審(Inter Partes Review, IPR)中有關專利不可在特定期間內受挑戰的限制(即所謂「死亡區(Dead Zones)」);(2) 澄清推衍調查程序(derivation proceeding)的啟動時點;(3) 澄清發明人提交宣誓書/聲明書的期限;以及 (4) 澄清相關專利權期限調整(patent term adjustment , PTA)的計算方式。針對前述實質主題,茲說明如下
一、 刪除「死亡區(Dead Zones)」的限制
  根據AIA法案規定,已發證之專利且其申請日早於2013316日之前者,領證後復審(PGR)程序並不適用,然,多方複審(IPR)程序可適用。另一方面,再發證專利(Reissue Patent)之請求項如具有與再發證前專利請求項相同專利請求範圍或較小範圍者,領證後復審(PGR)程序亦不適用。準此,在專利有效性於核准後,有一9個月空窗期,專利案有效性將無法遵循任何程序予以釐清。「修正法案」已刪除前述9個月空窗期,已發證專利及再發證專利於領證後可依據多方複審(IPR)程序,予以釐清其有效性。
二、 推衍調查程序
  AIA法案生效日18個月(2013316日)前,美國專利制度採「先發明原則」。美國專利法制因而藉助「衝突程序(Interference Proceedings)」,以確認所涉發明的最先發明人何屬。2013316日後,針對申請日晚於2013316日(含)的美國專利申請案,美國專利制度改採「先申請原則」,並引入「推衍調查程序(derivative proceeding)」,以取代先前的衝突程序,用以確認所涉發明的發明人是否由他處推衍出相關發明。根據「修正法案」規定,推衍調查程序須於專利申請公開日或核准日(以在先者為準)起算1年內提出。當事人可於2013316日前根據舊法進行衝突程序,否則,將遵循新法進行推衍調查程序。
三、 提交發明人宣誓書/聲明書
  根據AIA法案規定,專利申請人無須自申請提交當時或嗣後立即提交發明人宣誓書/聲明書文件,只要申請人於核准通知(Notice of Allowance)寄發前提出前述文件,均屬適當。然,針對前述「核准通知寄發」時點,申請人往往無從事前得知。為此,「修正法案」明訂: 提交發明人宣誓書/聲明書的期限為繳付領證費(issue fee)日。
四、 專利權期限調整(patent term adjustment - PTA)之計算方式
  根據AIA法案規定,因美國專利暨商標局(USPTO)本身因素導致的審查程序遲延,所涉遲延期間之計算基準日為PCT申請案初始提交(initial filing)日。然,「修正法案」進一步澄清: 前述遲延期間計算應由PCT申請案進入國家階段之申請日起算。 前述第一、三、四主題已於「修正法案」簽署當日(2013114日)生效,第二主題與「先申請原則」2013316生效
前述資訊係根據本所合作美國事務所提供資料所彙整,供本所客戶通盤參考。針對相關個案之處理,仍將視個案情況並參酌美國代理人提供專業意見進行處理。若 台端/貴公司對以上說明有任何問題,請隨時與本所聯繫。


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